Consideraciones para la negociación de contratos de transferencia

A tener en cuenta para los contratos de licencias, spin offs participadas y contratos I+D (art. 83 LOU):

CLAUSULADO EN LOS CONTRATOS DE COLABORACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA 

• Valoración del “know-how” previo  
• Confidencialidad vs publicaciones
• Propiedad de los Resultados
• Derechos sobre la propiedad industrial e intelectual 
• Explotación de Resultados

PROPIEDAD Y DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN.

1º Determinar a quién corresponde la titularidad de los resultados: empresa, universidad, ambos (conveniente la firma de un acuerdo de cotitularidad).

2º Derechos de explotación de la propiedad intelectual e industrial: en exclusiva o compartidos.

3º Confidencialidad: las partes se comprometen a no difundir el know-how que va asociado a la patente si se considera necesario mantener en secreto esta información

4º Negociar la contraprestación económica:

5º Para la negociación se ha de valorar:

• conocimientos previos (know-how) de la Universidad
• aportación intelectual de investigadores
• contribución financiera de cada parte
• existencia de otra financiación externa

ACUERDOS DE COTITULARIDAD

• Conveniencia de firmar el acuerdo antes de haber presentado la patente o título de protección que corresponda
• Establecimiento del porcentaje de cotitularidad que corresponda (si no, se entiende que será a partes iguales entre los cotitulares)
• Confidencialidad: las partes se comprometen a no difundir el know-how que va asociado a la patente si se considera necesario mantener en secreto esta información
• Derechos de explotación de la propiedad intelectual e industrial: en exclusiva o compartidos. Determinar a quién corresponden y cuantía de los mismos.  Puede cederse los derechos de explotación a una de las Partes, a cambio de una cuantía económica (pagos mínimos, royalties).

ACUERDOS DE LICENCIAS, Y DE TRANSFERENCIA A SPIN OFFS PARTICIPADAS POR LA UNIVERSIDAD

• Negociar el alcance: 
• Ámbito territorial, duración, ámbito de aplicación industrial
• Confidencialidad: las partes se comprometen a no difundir el know-how que va asociado a la patente si se considera necesario mantener en secreto esta información

Negociar la contraprestación económica:

• Cantidad fija
• Regalía/royalty sobre los ingresos que se reciban como consecuencia de la explotación, con pagos mínimos
• Sistema mixto: cantidad fija + regalía posterior
• Cantidades fijas y/o royalties crecientes o decrecientes

Para la negociación se ha de valorar:

• conocimientos previos (know-how) de la Universidad
• aportación intelectual de investigadores
• contribución financiera de cada parte
• existencia de otra financiación externa

Más información: transferencia@uc3m.es